Contacto

Para consultas jurídicas "david @ abanlex.com"

martes, 10 de julio de 2007

El principito contra Panama Jack

La caducidad de las marcas por falta de uso.

O nunca se sabe lo que uno puede perder en un juicio…

PANAMA JACK, S.A, contrató los servicios de una empresa para el desarrollo de una campaña de publicidad cuyo objeto era la venta de calzado para niños. El responsable, ajeno a la empresa, decidió utilizar un dibujo que al parecer presentaba características similares al niño que dibujó Antoine de Saint-Exupery para “El principito”.

Los herederos del autor cedieron los derechos de explotación de la obra a una sociedad especial para su cobro y reparto, además de registrar el dibujo del principito como marca gráfica comercial, bajo las clases de Niza 9, 14, 16, 21, 24, 25, 28,35 y 41 para diferentes productos y servicios.

La marca está constituida por la figura de un niño de cabellos rubios con mechas en punta, que se encuentra en un pequeño asteroide o planeta, con estrellas y otros cuerpos celestes en el que aparecen unas flores, que constituye el personaje principal de la obra El Principito, que contiene también estos dibujos realizados por el tan citado autor francés.

En invierno de 2004 Panama Jack utilizó esa imagen en carteles, en su web y en varias acciones publicitarias.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece que si una marca no es utilizada durante 5 años caduca, (LM, artículos 39 y 55) pierde su vigencia y eficacia, pudiendo solicitar la caducidad de la misma por falta de uso tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas o cualquier persona afectada. (LM art. 59.a)

La marca tiene ser objeto de un uso efectivo, como reconoce el TJCE, en su sentencia Ansul v Ajax, de 11-3-2003:

"Así, procede considerar que el "uso efectivo" es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia."

En esta línea otra sentencia del TJCE, sentencia de 12 diciembre 2002 Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI - R. J. Harrison, establece:

“A este respecto, aunque el titular tenga la intención de utilizar su marca de manera real, si ésta no se encuentra objetivamente presente en el mercado de un modo efectivo, constante en el tiempo y estable en la configuración del signo, de manera que los consumidores puedan percibirla como una indicación del origen de los productos o servicios de que se trate, no podrá hablarse de uso efectivo de la marca.”

En el supuesto estudiado, la sociedad francesa no acreditó que vendiera zapatos en España bajo la marca gráfica objeto del litigio, y si bien vende otras prendas textiles esto no es suficiente para acreditar el uso de la marca que colisione con el realizado por Panama Jack.

Por ello Panama Jack presentó una demanda de reconvención en la que pedía la caducidad de la marca y por lo tanto evitar la violación de un derecho de marca de terceros tanto por su uso en calzado como en publicidad.

Así el Juzgado estima la reconvención y declara caducada la marca para calzados y publicidad.

Habiendo perdido por lo tanto la Sociedad de los herederos de Saint Exupery la misma por no ejercitarla.

La sentencia tiene otros pronunciamientos muy interesantes como que a la sociedad francesa se le pasó el plazo para recurrir por actos de competencia desleal, ya que la ley fija el plazo de un año desde que se conoció el acto que se considera desleal (LCD art. 21) y el acta notarial fue de diciembre de 2004 y la reclamación se interpuso en febrero de 2006.

Si estima la sentencia las acciones por publicidad ilícita porque entiende el juez que:

“Para la existencia de ilícito publicitario no es necesario que haya inducción a confusión sino que basta que contraria a las exigencias de la buena fe y a las normas de corrección y buenos usos mercantiles. No puede considerarse como un comportamiento justo y honrado, conforme a los valores de la honestidad y lealtad cuando se actúa vulnerando los principios de respeto a lo ajeno, o se busca obtener logros no por el esfuerzo propio, sino sirviéndose de los conseguidos por los demás, en este caso empleado una figura en el anuncio que no puede entenderse como original, sino que responde a un dibujo que en lo sustancial obedece y es fruto del genio o talento humano ajeno. No se puede, al socaire de técnicas publicitaria, plagiar obras ajenas, que no solo concurre en situación de identidad, sino también en las encubiertas, pues "el concepto de plagio ha de referirse a las coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias, añadidas, superpuestas o modificaciones no trascendentales» ( SSTS de 17 de octubre de 1997, 23 de marzo de 1999, 23 de octubre de 2001 y 26 de noviembre de 2003 )”

Y respecto de los derechos de propiedad intelectual, al ser las demandantes dos sociedades, desestima la capacidad de las mismas, legitimación activa, para reclamar por los derechos morales del autor por la utilización y alteración de la obra, ya que los derechos morales son personales del autor o de sus herederos pero no se ha acreditado que las sociedades actoras tuviesen encomendada su gestión.

Así lo dice el juez:

“a que este derecho solo le corresponde al autor y en caso de fallecimiento a sus herederos (art.14 y 15), sin que conste que el autor confiase su ejercicio a la sociedad civil actora expresamente por disposición de ultima voluntad."

La condena a la Panama Jack es simbólica pues no se establece cantidad a indemnizar pues no se ha acreditado daño por la publicidad ilícita, sin embargo a la actora se le condena a pagar las costas de otra sociedad a la que demandó sin tener relación en los hechos, sus propias costas y las comunes por la mitas con Panama Jack.

Además de perder la marca gráfica referida para los usos de publicidad y zapatos.

Un pleito complicado, con muchas peticiones mezcladas y concurrentes pero que al final costó mas a quien tenía la titularidad del derecho que a quien aparentemente era la parte infractora.

Por eso se dice que "más vale un mal arreglo que un buen pleito."

Por cierto la sentencia es la del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante de 12 de marzo de 2007

5 comentarios:

  1. La virgen que "complicao" es eso del derecho...

    El día que se invente (o se acepte) un término jurídico que venga a ser el muy nuestro "Seamos amigos coño", digo yo que ese día levantaremos el vuelo...

    Gracias por el post: impresionante :-)

    Un saludo.

    ResponderEliminar
  2. La actora ni siquiera acreditó la titularidad de su derecho (la cesión de los herederos a la sociedad), ni que constituía marca notoria (a lo que podría haberse acogido).

    Pocas veces se puede decir esto, pero creo que es un pleito que no se llevó demasiado bien por parte de la sociedad.

    ResponderEliminar
  3. No es tan complicado como parece, aunque la abundancia legislativa actual cada día lo hace más.

    Javier, en el despacho tenemos un azulejo en el que pone:

    "mas vale tener un buen abogado, que la razón"

    Supongo que te refieres a algo así, ;)

    Un saludo.

    ResponderEliminar
  4. de todas formas en Panama Jack hace tiempo que las aguas bajan mas que turbias...

    ResponderEliminar
  5. Panama jack es una experta en culpar a profesionales ajenos a la empresa de sus propios vicios. Lo que no sabe el juez es que thimberland ya le denuncio por copia de su famosa bota melocoton. En realidad esta bota es una copia de thimberland, y que la responsable juridica de Panama Jack aviso de que no se podia plagiar el principito y a que no sabeis que... ya no trabaja alli! Pero no solo eso,su director general R.C paso sus ultimos dias aislado en una mesa y sin silla para que aceptara el acuerdo economico. Se que el caso que nos ocupa hoy es " propiedad intelectual" pero me parece que hay mas de un derecho violado en esta empresa.

    ResponderEliminar