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miércoles, 11 de enero de 2012

Los community managers y los listos de las marcas

Está circulando la historia, que puede ser real pues una persona me contactó hace unos días para consultarme sobre la misma, de que se estarían solicitando cantidades económicas por parte de una persona amparándose en el hecho de ser titular de la marca "Community Manager".


Y como se dice en el post, efectivamente, existen varias marcas que contienen las palabras "community manager", e incluso si se busca en el localizador de marcas europeas se verá que también en otros países existen registros que incorporan estas palabras.

Además, las marcas, deben registrarse por el tipo de actividad, en lo que se denominan clases, fijadas según el convenio de Niza. Ello permite que una marca pueda ser usada para champús por una empresa y que otra la pueda usar para embutidos, mientras estén registradas cada una en su clase.

En este caso, las marcas registradas que contienen esas palabras lo están, en las clases 41 y 35. Lo que daría a pensar a uno que el registro de la Oficina Española funciona fatal, permitiendo la inscripción y reconocimiento de los mismos derechos exclusivos y excluyentes a varias personas.

Una marca es, según la Ley de Marcas:
1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.
2. Tales signos podrán, en particular, ser:
  1. Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.
  2. Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
  3. Las letras, las cifras y sus combinaciones.
  4. Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.
  5. Los sonoros.
  6. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.
Como se ve, se pueden emplear como signos distintivos de una actividad una combinación de palabras junto con un determinado diseño gráfico, que es lo que aparece en las marcas que constan en la OEPM.

Ello lo que impide es que yo use exactamente el mismo diseño de logotipo/gráfico con letras para mis productos, pero en absoluto que no pueda emplear las palabras que aparecen en el de un registrante.

Además de ello, que ya debería dejar tranquilo a quienes se denominan "community managers", existe otro artículo que refuerza la idea de que no puede existir un derecho marcario que impida el uso de esas palabras para referirse a su profesión.

El artículo 5 de la misma Ley de Marcas prohíbe el registro como marca de, entre otros signos, de:
Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.
Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
Como se ve, el término"community manager" sirve en el comercio para designar la prestación del servicio y es habitual para designar en el leguaje común a este servicio, estando su registro completamente vedado.

Es cierto que el mismo artículo 5 permite que esas palabras se empleen en marcas, pero ello no excluye el uso por terceros de las mismas.

Así que, en resumen, no hay nadie en España que pueda tener un derecho de marca sobre las palabras "community manager" como denominativa que pueda impedir que terceros lo usen.

Si se pide dinero por el uso de esas palabras lo ideal es hacer oídos sordos o informar a la fiscalía, ya que este asunto tiene todas las mimbres de ser un tipo de fraude.

Y si amenazan con demandar, que demanden, lo que le puede pasar a quien alegue que tiene los derechos sobre esas palabras es que pierda la marca por incurrir la misma, como hemos visto, en una prohibición absoluta.

4 comentarios:

  1. Buen post! Comparto la conclusión, pero hay que analizar un matiz: la marca en cuestión contiene una denominación en lengua extranjera. La jurisprudencia en ocasiones ha considerado las denominaciones en lengua extranjera (aunque sean genéricas) como denominaciones de fantasía y la OEPM es muy permisiva en este sentido.

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    1. Efectivamente así es: lo siento pero en tu post hay un error de base, ya que la mención "community manager" sería una marca de fantasía, no pudiendo ser considerada como un genérico. La única defensa sería intentar demostrar que estos términos son considerados como genéricos para la denominación de un profesional por la mayor parte del público, lo cuál resulta difícil que un agricultor de Fregenal de la Sierra de 64 años (con todos mis respetos)identifique los términos "community manager". Como conclusión amigo mío, sintiéndolo mucho la marca "community manager podría ser registrable, al menos hasta que su uso no se generalice o vulgarice (Clynnex, tiritas...), en cuyo caso pasaría a ser dominio público.

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  2. Un par de puntualizaciones:

    Lo de que los términos extrangeros sean considerados de fantasía es cierto hasta cierto punto...hasta que devienen genéricos/descriptivos/usuales en el lenguaje común o especializado. La sociedad evoluciona y la jurisprudencia también. Y a veces mucho más rapido de lo que parece

    La referencia a "la mayor parte del público" no es del todo correcta. Hay que valorar la genericidad del signo a examen en relación con los productos o servicios cubiertos. A la vista de los cubiertos por las marcas alegadas, los términos "community manager" son bastante descriptivos/usuales para esa dimensión aplicativa por lo que si se pidiese como marca exclusivamente denominativa dudo mucho que se concediese. Y desde luego si se concediese yo no haría mucho caso ante una demanda y plantearía una reconvención por nulidad de pleno derecho.

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  3. Con permiso =) me limito a citar textualmente las directrices de examen de la OEPM, por si pusiera claridad en el asunto.
    -Términos extranjeros: Como regla general los términos extranjeros no son descriptivos salvo que por su concisión, utilización masiva o la falta de un equivalente preciso en nuestro idioma, se hayan generalizado o incluso impuesto sobre los nacionales en el uso diario, por lo que pueden ser fácilmente reconocibles e identificables por un amplio sector de la población o de los consumidores como indicativos de la naturaleza, características o destino de los productos o servicios que distingue (véanse Sentencias del Tribunal Supremo de 2-12-1989, 28-1-1997 y 26-2-2004).
    Ej: “GOLDCARD”, para productos de la cl.16, “STYLINER” para perfiladores de ojos (cl. 3), “E-LANGUAGES”, para servicios de educación. Todas concedidas.
    Las marcas compuestas por palabras con una evidente etimología latina, en especial las palabras en idioma francés e italiano, que puedan ser entendidas por el público español con un significado preciso, no deben ser consideradas como vocablos caprichosos (Sentencias del Tribunal Supremo de 2-12-1989 y
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    2-4-2004 sobre marca “PETIT SUISSE”. Denegación de marca nº 2.356.618 ABSOLUTELY FABULOUS para cosméticos) .

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